Первый Пленум ВС по заключению и толкованию договора >>
Юрист компании

Создание объектов интеллектуальной собственности

  • 23 марта 2017
  • 294

Вопрос

Работник в соответствии со своими должностными обязанностями, прописанными в должностной инструкции, занимается переводом материала на русский язык, написанием текстов (вступительные статьи, аннотации, описания), подбором мелодий для учебных пособий. Переведенные работником и написанные работником материалы, статьи могут быть использованы в учебных изданиях (пособиях) работодателя. 1. Должен ли работодатель платить работнику вознаграждение помимо заработной платы за написание статей, перевод материалов, подбор мелодий, которые будут использованы в печатных изданиях, если указанные обязанности входят в должностную инструкцию работника? 2. Являются ли переведенные материалы и написанные статьи, созданные в рамках долж. обязанностей, служебным изобретением, подлежащим доп.оплате в соответствии со ст. 1370 ГКРФ? 3. Если работник по заданию работодателя написал аннотации и подобрал мелодии для учебного пособия, будет ли работник являться автором-составителем указанного пособия и должен ли работодатель выплачивать ему дополнительное вознаграждение помимо зарплаты? (написание аннотаций, статей, подбор мелодий, иллюстраций и проч. входит в должностные обязанности работника).

Ответ

1. Да, должен.

Объекты интеллектуальной собственности созданы в рамках служебного задания. В этом случае за сам факт создания вознаграждение можно не платить. Вместе с тем, сотрудник имеет право на это вознаграждение в случаях, когда работодатель (п. 2 ст. 1295 ГК РФ):

- начнет использование служебного произведения в течение трех лет со дня, когда оно было предоставлено в распоряжение работодателя;

- передаст исключительное право другому лицу;

- примет решение о сохранении служебного произведения в тайне и по этой причине не начнет его использование в течение трех лет со дня, когда служебное произведение было предоставлено в распоряжение работодателя.

При этом размер вознаграждения должен быть указан либо в трудовом договоре (приложении), либо в гражданско-правовом договоре.

Постановление Правительства РФ от 04.06.2014 № 512 регулирует оплату за создание за служебного изобретения, служебной полезной модели, служебного промышленного образца.

2. Перевод текстов не является служебным изобретением. Написанные статьи, аннотации являются служебными изобретениями. Если в результате подборки мелодии создается объект интеллектуальной собственности, то это также будет служебным изобретением.

3. Да, работник будет являться автором. Вознаграждение надо выплачивать (см. п.1).

Подробно об этом см. материалы в обосновании.

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист».

Статья: Статья 1370. Служебное изобретение, служебная полезная модель, служебный промышленный образец

«1. Изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, признаются соответственно служебным изобретением, служебной полезной моделью или служебным промышленным образцом.

2. Право авторства на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец принадлежит работнику (автору).

3. Исключительное право на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец и право на получение патента принадлежат работодателю, если трудовым или гражданско-правовым договором между работником и работодателем не предусмотрено иное.

(Пункт в ред. Федерального закона от 12 марта 2014 г. № 35-Ф3.)

4. При отсутствии в договоре между работодателем и работником соглашения об ином (пункт 3 настоящей статьи) работник должен письменно уведомить работодателя о создании в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя такого результата, в отношении которого возможна правовая охрана.

Если работодатель в течение четырех месяцев со дня уведомления его работником не подаст заявку на выдачу патента на соответствующие служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, не передаст право на получение патента на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец другому лицу или не сообщит работнику о сохранении информации о соответствующем результате интеллектуальной деятельности в тайне, право на получение патента на такие изобретение, полезную модель или промышленный образец возвращается работнику. В этом случае работодатель в течение срока действия патента имеет право использования служебного изобретения, служебной полезной модели или служебного промышленного образца в собственном производстве на условиях простой (неисключительной) лицензии с выплатой патентообладателю вознаграждения, размер, условия и порядок выплаты которого определяются договором между работником и работодателем, а в случае спора – судом.

(Абзац в ред. Федерального закона от 12 марта 2014 г. № 35-Ф3.)

Если работодатель получит патент на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец, либо примет решение о сохранении информации о таких изобретении, полезной модели или промышленном образце в тайне и сообщит об этом работнику, либо передаст право на получение патента другому лицу, либо не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам, работник имеет право на вознаграждение. Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем определяются договором между ним и работником, а в случае спора – судом.

(Абзац четвертый утратил силу. Федеральный закон от 23 июля 2013 г. № 222-ФЗ.)

Право на вознаграждение за служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец неотчуждаемо, но переходит к наследникам автора на оставшийся срок действия исключительного права.

(Абзац введен Федеральным законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ.)

5. Изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником с использованием денежных, технических или иных материальных средств работодателя, но не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, не являются служебными. Право на получение патента и исключительное право на такие изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежат работнику. В этом случае работодатель вправе по своему выбору потребовать предоставления ему безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на использование созданного результата интеллектуальной деятельности для собственных нужд на весь срок действия исключительного права либо возмещения расходов, понесенных им в связи с созданием таких изобретения, полезной модели или промышленного образца.

_________________________

1. Коммент. ст. посвящена регулированию отношений, складывающихся по поводу правового режима служебных изобретения, полезной модели, промышленного образца, являющихся обычно результатами творческой деятельности работников НИИ, лабораторий, иных организаций (ранее соответствующие нормы находились в п. 2 ст. 8 Патентного закона РФ). Сам институт служебных разработок появился, чтобы регламентировать конкурирующие интересы их авторов и работодателей последних.

Для признания за разработкой характера служебной требуется выяснить обстоятельства ее создания, а именно в процессе чего она была создана и в трудовых ли правоотношениях находились автор и лицо, претендующее на статус работодателя.

2. В соответствии с п. 1 коммент. ст. служебные изобретение, полезная модель или промышленный образец определяются как разработки, созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя.

Содержание терминов «работник» и «работодатель» раскрыто в ТК. Работник – это физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем. Работодатель – это юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, с которыми автор состоит в трудовых отношениях.

При этом российское законодательство не ставит применимость нормы коммент. ст. в зависимость от постоянного или временного характера работы или от того, работал ли автор по совместительству или на постоянной основе и был ли с ним заключен срочный или бессрочный трудовой договор. Однако действие ТК не распространяется, например, на военнослужащих (ч. 8 ст. 11 ТК). Тем не менее следует исходить из широкого толкования терминов «работник» и «работодатель» и распространять действие коммент. ст. на любые категории рабочих и служащих, включая военнослужащих, если иное прямо не предусмотрено ФЗ (см.: Крупко С.И. Институт служебных изобретений. Новеллы и проблемы правового регулирования. В кн.: Интеллектуальная собственность в России и ЕС: правовые проблемы: Сборник статей / под ред. М. М. Богуславского и А. Г. Светланова. М., 2008. С. 133-184; она же. Материально-правовые аспекты изобретений работников // Хозяйство и право. 2011. № 8).

Как видно из приведенного определения служебной разработки, одного только факта ее создания в период трудовых отношений автора с работодателем недостаточно для признания ее служебной. Нормативная дефиниция предполагает, что разработка признается служебной только в следующих двух случаях – в связи с выполнением работником:

1) своих трудовых обязанностей или

2) конкретного задания работодателя.

Факт создания разработки в указанных двух случаях подлежит в случае спора доказыванию прежде всего документальным подтверждением (см. подр.: Забегайло Л. А., Назарова И. А. Актуальные вопросы разрешения споров, связанных с созданием и оформлением прав на служебные разработки // Юрист. 2010. № 2. С. 46-50).

3. Выполнение работником своих трудовых обязанностей возможно только при отражении последних в трудовом договоре (ст. 56 и 57 ТК). В литературе в связи с этим отмечается, что в трудовом договоре помимо указания трудовой функции работника должно быть включено условие об осуществлении им изобретательской или иной творческой деятельности, входящей в его трудовые обязанности. Последние помимо этого могут быть определены локальными актами работодателя, с которыми работник ознакомлен, – приказы, положения, должностные инструкции (см.: Еременко В.И. О служебном изобретательстве в соответствии с частью четвертой ГК РФ // Адвокат. 2008. № 7; Гаврилов Э. Права на служебные результаты интеллектуальной деятельности и секреты производства // Хозяйство и право. 2007. № 10; он же. Служебные изобретения: проблемы и их решение // Патенты и лицензии. 2012. № 4). Однако суды придерживаются несколько иного подхода, согласно которому по смыслу п. 1 и 3 коммент. ст. для признания решения служебным не требуется, чтобы в документе, определяющем трудовые обязанности работника (трудовой договор, должностная инструкция), содержалось конкретное указание на выполнение соответствующих работ по созданию конкретных патентоспособных объектов. Определяющим, по мнению судов, является факт создания технического решения в рамках трудовых обязанностей, содержание которых может быть выражено в виде относительно общего круга осуществляемых работником трудовых функций, или конкретного задания (см. решение СИП от 26 июня 2014 г. по делу № СИП-121/2014).

При квалификации отношений в качестве трудовых следует учитывать норму ч. 4 ст. 11 ТК, согласно которой если отношения, связанные с использованием личного труда, возникли на основании гражданско-правового договора, но впоследствии в порядке, установленном ТК, другими федеральными законами, были признаны трудовыми отношениями, к таким отношениям применяются положения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права (см. также определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 21 марта 2008 г. № 25-В07-27 // БВС. 2008. № 10. С. 5, 6).

Наконец, следует подчеркнуть, что выполнение работником конкретного задания работодателя по смыслу п. 1 коммент. ст. предполагает создание разработки за рамками его трудовых обязанностей (на это указывает разделительный союз «или»). Такая возможность основана на ст. 60 ТК, которая разрешает требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, если это предусмотрено ТК или иными ФЗ (в нашем случае – коммент. ст.). Однако дача такого конкретного задания с учетом ст. 60, 60.2 и 72.1 ТК допускается только с письменного согласия работника.

4. Согласно императивной норме п. 2 коммент. ст. право авторства на служебную разработку принадлежит работнику (автору), что соответствует его природе как неотчуждаемого личного неимущественного права (см. коммент. к ст. 1226, 1228, 1347 и 1356 ГК). При этом между работодателем и авторами не возникает отношений соавторства.

5. В п. 3 коммент. ст. устанавливается общее правило, согласно которому исключительное право на служебную разработку (см. коммент. к ст. 1358 ГК) и право на получение патента (см. коммент. к ст. 1357 ГК) принадлежат работодателю, что является традиционным для основных правовых систем* (см.: Камалитдинова Р. Краткий обзор правового регулирования служебных изобретений по праву России, Германии и Англии // ЭЖ-Юрист. 2010. 7 сент.; Синельникова В. Н. Служебные результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданского оборота // Предпринимательское право. 2012. № 4; она же. Проблемы теории и практики служебных РИД // Правовые вопросы строительства. 2013. № 2).

Впрочем, данное правило является диспозитивным и может быть изменено трудовым или гражданско-правовым (в прежней редакции коммент. ст. – «иным») договором между работником и работодателем. На наш взгляд, соглашение, содержащее условия о распределении исключительного права между работником и работодателем, имеет гражданско-правовой характер независимо оттого, будет ли оно оформлено в виде самостоятельного договора или в виде составной части трудового договора*. Этот же вывод сделан Пленумом ВС РФ (подп. «в» п. 91 постановления Пленума ВС РФот 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании»). Впрочем, в литературе можно встретить и противоположное мнение (см.: Земченкова В. Г., Никитина М. В. Комментарий к законодательству РФ о промышленных образцах; Еременко В. И. Указ. соч.).

6. В п. 4 коммент. ст. конкретизирован алгоритм взаимодействия работника и работодателя по поводу служебной разработки при отсутствии в договоре между работодателем и работником соглашения об ином, возможность которого установлена в п. 3 коммент. ст.

Прежде всего работник должен уведомить работодателя о создании в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя такого результата, в отношении которого, по его мнению, возможна правовая охрана. Ни срок, ни содержание, ни порядок такого уведомления законом не определены в отличие от формы, которая должна быть только письменной. Таким образом, работник сам должен позаботиться о создании необходимой доказательственной базы, подтверждающей факт направления такого уведомления. Оптимальным будет направление этого документа в разумный срок (см. коммент. к ст. 314 ГК) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, так как внутренние письменные заявления на имя администрации, даже если они регистрируются в книгах входящей корреспонденции, могут, к сожалению, «потеряться», равно как и сами эти книги.

Если же работник без уведомления работодателя о созданной им служебной разработке подаст на нее заявку или получит патент, то, представляется, работодатель вправе требовать перевода прав заявителя или, соответственно, патентообладателя на себя.

7. Право выбора дальнейшего поведения закреплено коммент. ст. за работодателем. В то же время оно ограничено сроком в 4 месяца, за который работодатель должен определиться. Данный срок установлен в целях конституционных гарантий прав работника – автора разработки (см. Определения КС от 28 мая 2013 г. № 876-О и от 5 марта 2014 г. № 502-О).

Если работодатель в течение четырех месяцев со дня указанного уведомления будет бездействовать и: 1) не подаст заявку на выдачу патента на соответствующую служебную разработку в Роспатент; 2) не передаст право на получение патента другому лицу или 3) не сообщит работнику о сохранении информации о соответствующей разработке в тайне (для использования в качестве секрета производства – ноу-хау), то право на получение патента на такую разработку возвращается работнику.

Формулировка коммент. нормы позволяет помимо прочего сделать следующие выводы:

1) законодательством не установлена обязанность работодателя уведомлять работника о признании факта создания служебного изобретения, о решении получить патент или о факте подачи заявки на получение патента. Неурегулированность данного вопроса может ввести автора в заблуждение относительно утраты работодателем права на получение патента, а также затруднить автору осуществление права на вознаграждение и на получение патента в случае утраты последнего нанимателем (см.: Крупко С. И. Указ. соч.);

2) четырехмесячный срок, указанный в п. 4 коммент. ст., является по своей природе пресекательным, т. е. не подлежащим восстановлению в случае его пропуска;

3) перечень действий, несовершение которых работодателем приведет к тому, что право на получение патента на такую разработку возвратится работнику, сформулирован исчерпывающе и, как представляется, не подлежит расширительному толкованию.

Итак, при соблюдении всех правил подачи заявки работнику или третьему лицу, которому работник передаст право на получение патента, будет выдан патент. Только в этом случае работодатель в течение срока действия патента имеет право использования служебной разработки в собственном производстве на условиях простой (неисключительной) лицензии (о понятии такой лицензии см. коммент. к ст. 1236 ГК).

Данное использование будет возмездным, т. е. обусловленным выплатой патентообладателю вознаграждения. Размер, условия и порядок выплаты вознаграждения определяются договором между работником и работодателем (в случае, когда работник является патентообладателем, по нашему мнению, это должен быть именно лицензионный договор – см. коммент. к ст. 1367 ГК, хотя надо признать, что норма коммент. ст. допускает и иное толкование – о том, что это может быть непоименованный гражданско-правовой договор об определении размера, условий и порядка выплаты вознаграждения).

В случае спора размер, условия и порядок выплаты вознаграждения устанавливаются судом, что, надо сказать, критикуется некоторыми авторами, полагающими необходимым предусмотреть императивные минимальные ставки указанного вознаграждения в целях защиты прав и законных интересов изобретателей, опасающихся потерять работу из-за споров с работодателями (см.: Гаврилов Э. П. О служебных изобретениях // Патенты и лицензии. 2011. № 9, 10; Буренков Н. Проблемы выплаты вознаграждений за служебные объекты интеллектуальной деятельности // Хозяйство и право. 2011. № 6).

Как следует из второго предложения абз. 3 п. 4 коммент. ст., размер, условия и порядок выплаты вознаграждения определяются договором, заключенным между работодателем и работником – именно «работником», а не патентообладателем. Патентообладателем может быть и не работник, а лицо, которому в соответствии с п. 2 ст. 1357 ГК было передано право на получение патента. Таким образом, может сложиться необычная ситуация, когда вознаграждение будет уплачиваться патентообладателю, не являющемуся автором разработки, а его размер, условия и порядок выплаты будут определяться по соглашению с автором разработки, не являющимся патентообладателем. Тем не менее такая ситуация будет соответствовать абз. 2 п. 3 ст. 308 ГК, согласно которому в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашением сторон, обязательство может создавать для третьих лиц права в отношении одной или обеих сторон обязательства. Таким законом как раз и является коммент. ст., что, однако, не снимает сомнений в логичности установленного в ней правила.

8. В абз. 3 п. 4 коммент. ст. регламентируется противоположная предыдущей ситуация, при которой работодатель совершит активные действия и: 1) получит патент на служебную разработку; 2) либо примет решение о сохранении информации о такой разработке в тайне и сообщит об этом работнику; 3) либо передаст право на получение патента другому лицу; 4) либо не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам (напр., не приложил все требуемые документы к заявке, не устранил недостатки заявки, не уплатил пошлину за выдачу патента, отозвал заявку и т. д. – см. коммент. к ст. 1374-1378, 1380, 1384, 1386, 1393 ГК).

В этой ситуации работник имеет право на вознаграждение, которое должно уплачиваться ему сверх заработной платы. Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем определяются договором между ним и работником. Такой договор в любом случае не является лицензионным.

В случае спора размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем определяются судом, а именно судом общей юрисдикции, поскольку одной из сторон спора будет работник-автор. Пример судебного спора по данному вопросу (см.: Холодный В. Об одном из аспектов эффективности пересмотра дел (на примере конкретного дела) // Законодательство и экономика. 2009. № 12).

В п. 51 постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 5/29 подчеркивается, что законодатель императивно определяет лицо, выплачивающее вознаграждение. Таковым лицом является работодатель (лицо, являвшееся работодателем на момент создания служебного произведения). Следовательно, даже в случае, если принадлежащие работодателю права на результат интеллектуальной деятельности переданы (предоставлены) по договору об отчуждении права или по лицензионному договору, лицом, обязанным платить вознаграждение работнику, остается работодатель. К иным лицам данная обязанность может перейти лишь в порядке универсального правопреемства.

В заключение следует обратить внимание на новеллу, имеющую практическое значение. Федеральный закон от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ дополнил п. 4 коммент. ст. нормой о том, что право на вознаграждение за служебную разработку, хотя и неотчуждаемо, но переходит к наследникам автора на оставшийся срок действия исключительного права (аналогичное разъяснение было дано ранее в подп. «в» п. 91 постановления Пленума ВС РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании»). Тем самым, надеемся, навсегда будут прекращены попытки обоснования правомерности прекращения обязательства по выплате указанного вознаграждения, в том числе ссылками на п. 2 ст. 418 ГК (см. коммент. к ней). Аналогичное изменение, кстати, было внесено в нормы, касающиеся селекционных достижений и топологий интегральных микросхем (см. коммент. к п. 5 ст. 1430 и п. 4 ст. 1461 ГК соответственно).

9. В 2013 г. норма абз. 4 п. 4 коммент. ст. о том, что Правительство РФ вправе устанавливать минимальные ставки вознаграждения за служебные разработки, была перенесена в п. 5 ст. 1246 ГК. Соответствующие Правила выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы были утверждены постановлением Правительства РФот 4 июня 2014 г. № 512 (СЗ РФ. 2014. № 23. Ст. 2998). Так, за создание служебной разработки вознаграждение должно составлять 30% средней заработной платы работника за последние 12 месяцев (см. коммент. к ст. 1246 ГК).

10. В п. 5 коммент. ст. впервые в отечественном патентном законодательстве прямо указывается, что не являются служебными разработки, созданные работником с использованием денежных, технических или иных материальных средств работодателя, но не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя. Например, работник по окончании рабочего дня, используя оборудование работодателя, создал изобретение.

Работник вправе запатентовать такие разработки на свое имя. Однако в этом случае законодатель обеспечивает баланс интересов и предоставляет работодателю право по своему выбору потребовать:

1) предоставления ему безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на использование созданного результата интеллектуальной деятельности для собственных нужд на весь срок действия исключительного права;

2) возмещения расходов, понесенных им в связи с созданием таких разработок (стоимость соразмерно потребленных энергии, коммунальных услуг, амортизации оборудования и т. д.).

Признаваться же служебными такие разработки судами не будут (см., напр., решение СИП от 16 апреля 2014 г. по делу № СИП-365/2013).

Во избежание такого незавидного исхода для работодателя в литературе предлагается как можно точнее и своевременнее формулировать задание и выдавать его под расписку работникам в целях корректной идентификации создаваемых результатов и определения их правовой принадлежности. Кроме того, рекомендуется обеспечить осуществление внутреннего текущего контроля за ходом разработки и достигаемыми результатами такими мерами, как составление периодических отчетов, стороннее экспертное наблюдение, контроль за копированием и перемещением материалов, повышенное материальное стимулирование ключевых исследователей в коллективе (см.: Голофаев В. В. Организационно-правовые основы управления изобретательской деятельностью работников // Бизнес, менеджмент и право. 2011. № 1; Винокурова Н. С. Некоторые правовые аспекты разграничения служебного и неслужебного произведений в высшем учебном заведении России // Российский следователь. 2014. № 2)».

24.03.2017

Рекомендации по теме

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
А еще:
Если Вы юрист, не уходите!

Вы нашли ответ на свой вопрос на профессиональном сайте для юристов-практиков.

Сейчас на нашем сайте 70 тысяч ответов на повседневные вопросы юристов и мы публикуем новые каждый день. Зарегистрируйтесь, чтоб получить доступ ко всем ответам. Это быстро и бесплатно.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
или войти через соцсети
Зарегистрироваться
×
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте и скачайте файл!

Вы сможете скачать любые документы и получите бесплатный доступ ко всем материалам на сайте.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
и скачать файл
Зарегистрироваться
×
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.