Специальные цены на подписку в феврале >>
Юрист компании

Как заключить лицензионный договор на использование товарного знака

  • 29 января 2019
  • 122

Компания обладает правом на использование чужого товарного знака, когда есть лицензионный договор с правообладателем. Выгоднее оформить исключительную лицензию, но владелец обозначения может быть против. Готовый договор регистрируют в Роспатенте.

Какие права на товарный знак компания получает по лицензионному договору

Правообладатель распоряжается товарным знаком по своему усмотрению: например, может заключить с третьим лицом лицензионный договор и передать ограниченные права на использование (ч. 1 ст. 1233 ГК РФ). При этом контрагент не получит весь объем прав владельца знака. Заключение такой сделки не означает, что правообладатель утратит исключительное право. Такие последствия повлечет сделка по отчуждению прав, но не подписание лицензионного соглашения.

Как выглядит лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака

Лицензионный договор на товарный знак заключают по общим правилам для сделок такого типа (ст. 1235 – 1237 ГК РФ). В сделке участвуют:

  1. Лицензиар (правообладатель).
  2. Лицензиат (контрагент, который получает по договору ограниченные права).

Помимо специальных норм, действуют стандартные требования к договором:

  • о согласовании существенных условий;
  • о соблюдении предписанной формы;
  • о том, что у лицензиара должно быть подтвержденное право на объект сделки. Если лицензиат заключит договор с тем, кто не обладает правами на обозначение, настоящий правообладатель может потребовать компенсацию и с лицензиата;
  • о наличии у сторон полномочий на подписание;
  • о том, что условия сделки не должны противоречить закону.

На какие условия об использовании товарного знака сделать акцент при подготовке лицензионного соглашения

Выберите вариант лицензии 

Определите, какой тип лицензии получит лицензиат:

  1. Исключительную. О выборе такого варианта нужно напрямую написать в тексте. В этом случае правообладатель не сможет использовать свой товарный знак теми же способами, что и контрагент. (Если владелец обозначения хочет сохранить такую возможность, укажите это особо.) Также он не сможет заключить аналогичные договоры еще с кем-то.
  2. Неисключительную. У правообладателя остается возможность распоряжаться обозначением в полном объеме и передавать часть прав третьим лицам (ст. 1236 ГК РФ).   

Укажите обязательные условия

Чтобы выполнить требование статьи 432 ГК РФ, четко пропишите в договоре условия:

  • о его предмете;
  • о том, как именно лицензиат вправе использовать товарный знак;
  • о стоимости сделки (ст. 1235 ГК РФ).

В частности, максимально конкретизируйте характеристики товарного знака как объекта сделки:

  1. Укажите все его индивидуализирующие признаки.
  2. Приложите к договору экземпляр обозначения на материальном носителе.

Также закрепите в лицензионном договоре порядок и способы использования товарного знака и отметьте территорию, на которой лицензиат будет его применять:

  1. В договоре либо дают конкретный перечень способов, либо используют формулировку «любыми не противоречащими законодательству способами». Если нужно ограничить возможности лицензиата, используют первый вариант. Как правило, перечисляют способы, которые упомянули в законе (ч. 2 ст. 1484 ГК РФ).
  2. По умолчанию территорией применения считают всю территорию РФ (ч. 3 ст. 1235 ГК РФ). Если нужно ее ограничить, внесите в договор специальное условие. Например, что лицензиат может использовать обозначение только в Москве и Московской области.

В условии об оплате укажите сумму, которую лицензиат перечислит лицензиару однократно, либо пропишите:

  1. По какому графику правообладателю будет поступать фиксированная сумма.
  2. Какой процент с прибыли лицензиата и с какой периодичностью будет получать лицензиар, если стороны остановились на такой схеме взаиморасчетов (абз. 3 п. 5 ст. 1235 ГК РФ).

Допускают применение смешанного способа расчетов: сначала лицензиат выплачивает фиксированную сумму, а затем проценты за каждый указанный период.

Опишите дополнительные условия

При подготовке сделки об использовании товарного знака обратите внимание на срок действия лицензионного договора:

  1. Такой срок не может длиться дольше, чем действует право на знак (п. 4 ст. 1235 ГК РФ). Даже если указать больший срок, по истечении срока действия права договор также перестанет действовать (п. 13.5 постановления Пленумов ВС и ВАС от 26.03.2009 № 5/29).
  2. Если срок не указать, сделка считается заключенной на 5 лет (абз. 2 п. 4 ст. 1235 ГК РФ).
  3. Срок прекращения сделки можно указать конкретной датой либо прописать период действия договора с момента заключения. Проще вписать конкретные даты. Это исключит риск споров о том, с какого дня договор вступил в силу и как определять финальную дату.

Также проверьте, как в тексте сформулировали положения:

  1. О передаче прав по договору третьим лицам. Это допускают только с согласия лицензиара (ч. 1 ст. 1238 ГК РФ). Согласие можно запросить отдельно. Тем не менее, иногда лицензиату выгоднее, чтобы такое условие присутствовало в самом договоре (абз. 2 п. 17 постановления № 5/29).
  2. Об ответственности контрагентов. Если включить в текст условие о неустойке, оно будет работать наравне с нормами закона, которые предполагают ответственность за нарушение обязательств.
  3. О порядке разрешения конфликтов. Стороны вправе прописать механику досудебного урегулирования, отличную от общей (ч. 5 ст. 4 АПК РФ). Кроме того, они могут закрепить договорную подсудность, а не обращаться в суд по месту нахождения ответчика (ст. 35 и 37 АПК РФ).
  4. О досрочном расторжении сделки по инициативе одного из контрагентов без обращения в суд. В случае с лицензионным договором на использование товарного знака право лицензиата на односторонний отказ нужно прописать специально. По умолчанию эта норма работает только по договорам о ноу-хау (п. 2 ст. 1469 ГК РФ). При этом лицензиар обладает таким правом вне зависимости от предмета сделки (п. 4 ст. 1237 ГК РФ). Также контрагенты могут предусмотреть дополнительные основания досрочного расторжения в одностороннем порядке (ч. 2 ст. 1233 ГК РФ).

Нужна ли регистрация лицензионного договора на товарный знак в Роспатенте

Когда заключают лицензионный договор на товарный знак, у контрагентов возникает вопрос, нужно ли его регистрировать. По закону сообщить о сделке в Роспатент обязательно, если сам объект подлежит госрегистрации (ч. 2 ст. 1232 ГК РФ). То есть правило распространяется и на соглашения о товарном знаке. Само обозначение относится к тем, которые необходимо регистрировать.

Правила по регистрации лицензионного договора, который заключили на товарный знак, есть в специальном административном регламенте (утв. приказом Минэкономразвития от 10.06.2016 № 371). В частности, нужно:

  • подать заявку по утвержденной форме (приложение № 3 к регламенту) и положенный комплект документов (п. 19 регламента);
  • платить госпошлину. Документ об этом прилагают к заявлению по инициативе заявителя.

Профессиональная справочная система для юристов, в которой вы найдете ответ на любой, даже самый сложный вопрос.
Попробуйте бесплатный доступ на 3 дня >>

Самые популярные рекомендации в Системе Юрист в этом месяце

Восемь опасных условий договоров аренды, услуг и подряда
Смотрите, какие условия суды чаще всего оценивают по-разному. Возьмите в договор безопасные формулировки таких условий. Используйте позитивную практику, чтобы убедить контрагента включить условие в договор, а негативную – чтобы убедить отказаться от условия.

Как судиться с приставами: алгоритм работы
Оспаривайте постановления, действия и бездействие пристава. Освобождайте имущество от ареста. Взыскивайте убытки. В этой рекомендации все, что нужно: четкий алгоритм, подборка судебной практики и готовые образцы жалоб.

Как налоговая на самом деле проверяет сведения в ЕГРЮЛ
Читайте восемь негласных правил регистрации. Основано на показаниях инспекторов и регистраторов. Подойдет для компаний, которым ИФНС поставила метку о недостоверности.

20 новых правовых позиций судов о взыскании судебных расходов
Свежие позиции судов по неоднозначным вопросам взыскания судебных расходов в одном обзоре. Проблема в том, что множество деталей до сих пор не прописано в законе. Поэтому в спорных случаях ориентируйтесь на судебную практику.

Обзор практики по уведомлению контрагентов
Отправляйте уведомление на сотовый, по e-mail или бандеролью.

Вложенные файлы

Доступно только авторизованным пользователям
  • Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака.doc

Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Рекомендации по теме

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
А еще:
Зарегистрируйтесь, чтобы прочесть статью

Вы зашли на профессиональный сайт для юристов-практиков.

Если Вы юрист, сможете прочесть статью после регистрации. Это быстро и бесплатно.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
×
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте и скачайте файл!

Вы сможете скачать любые документы и получите бесплатный доступ ко всем материалам на сайте.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
и скачать файл
Зарегистрироваться
×
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.